Twój wniosek patentowy został złożony. Ale opatentowanie wynalazku zajmuje lata. W odpowiednim czasie możesz opracować liczne aktualizacje i ulepszenia swojej innowacji. Nawet jeśli wprowadzone przez Ciebie poprawki mogą nie wystarczyć do złożenia nowego wniosku patentowego, mogą nadal mieć kluczowe znaczenie dla Twojego wynalazku. Jaki byłby zatem właściwy krok strategiczny? Dowiedzmy Się!
Zgłoszenie patentowe będące kontynuacją częściową (CIP) opiera swoje pierwszeństwo na wcześniejszym zgłoszeniu A i uzupełnia je nowymi informacjami, tworząc zgłoszenie CIP B. Jeżeli wcześniejsze zgłoszenie A, złożone 1 stycznia 2020 r., ujawnia cechy A, B, C i D, na przykład wniosek B będący kontynuacją częściową (CIP), złożony 1 marca 2021 r., również ujawniałby cechy udoskonalenia A, B, C i D, a także dodatkowe funkcje E i F. Z technicznego punktu widzenia: wszelkie roszczenia zawarte we wniosku CIP B, które skupiają się wyłącznie na cechach A, B, C i D, kwalifikowałyby się wyłącznie do zgłoszenia w dniu 1 marca 2021 r., natomiast roszczenia zawierające którekolwiek cechy E i F kwalifikowałyby się wyłącznie do zgłoszenia w styczniu Data zgłoszenia 1r.
Z pewnością możesz powielić swoje pierwotne zgłoszenie patentowe, edytować je lub dodać nowe elementy na odwrocie oryginalnego zgłoszenia podczas ponownego przesyłania go do USPTO. Data zgłoszenia poprzedniego zgłoszenia patentowego nie ma jednak zastosowania do nowego przedmiotu. Przeciwnie, od daty złożenia wniosku CIP dodatkowy przedmiot uważa się za złożony. Data złożenia pierwotnego zgłoszenia na nowy przedmiot nie daje żadnych korzyści. Zaleta wcześniejszej daty zgłoszenia może nie wydawać się znacząca, ale staje się istotna, gdy mamy do czynienia z odpowiednimi odniesieniami do stanu techniki.
Wiele osób ubiegających się o patenty zastanawia się, czy złożyć wniosek o kontynuację częściową (CIP), czy nowy. Oszczędności (od postępowanie patentowe i zarządzanie portfelem) to główna zaleta złożenia wniosku o częściową kontynuację, jednakże istnieją możliwe wady związane z zatrzymaniem historii dokumentacji, jak wskazano powyżej, które należy dokładnie sprawdzić przed złożeniem wniosku w ramach CIP.
IJeśli dysponujesz sporym budżetem patentowym, a technologia jest ważna dla Twojej firmy, zazwyczaj lepiej jest złożyć nowy wniosek niż wniosek o CIP. Można uniknąć utraty zastrzeżenia dotyczącego historii ścigania i okresu obowiązywania patentu we wcześniejszym zgłoszeniu, składając nowy wniosek. Aby zapobiec przedwczesnemu wygaśnięciu patentu na innowację, należy dodatkowo złożyć nowy wniosek, jeżeli utrata terminu patentu będzie znaczna.
Jeśli jednak masz niewielki budżet na patenty i/lub technologia nie jest istotna dla Twojej firmy, powinieneś porozmawiać ze swoim rzecznikiem patentowym na temat złożenia wniosku o CIP, aby ustalić, czy korzyści kosztowe przewyższają potencjalną utratę okresu patentowego i zrzeczenia się historii ścigania wady.
Poniżej w skrócie przedstawiono zalety i wady złożenia wniosku o kontynuację częściową.
Zaletą złożenia wniosku CIP jest to, że daje on swobodę późniejszego dochodzenia przedmiotu pierwotnego zgłoszenia i korzystania z daty złożenia pierwotnego zgłoszenia patentowego. Alternatywnie możesz dodawać roszczenia tylko do nowo dodanego przedmiotu, który ma datę złożenia Twojego później złożonego wniosku CIP. Dzięki temu oszczędzasz pieniądze, które byłyby potrzebne na utrzymanie dwóch wniosków, gdybyś złożył nowy, oddzielny wniosek dla dodatkowej tematyki.
Niższe koszty ścigania patentów: Złożenie serii wniosków o kontynuację w celu utrzymania co najmniej jednego oczekującego zgłoszenia patentowego na dowolny znaczący produkt ma różne zalety (patrz powody składania wniosków o kontynuację patentu). Możesz ścigać zarówno pierwotny projekt, jak i zmodyfikowany projekt swojego produktu, korzystając z wniosku CIP, który umożliwia złożenie tylko jednego wniosku o kontynuację na raz. Jeśli złożyłeś nowy wniosek, może być konieczne ciągłe utrzymywanie dwóch wniosków kontynuacyjnych, co podnosi cenę ścigania patentowego.
Obniżone koszty zarządzania patentami: Portfolio patentów jest zwykle redukowane w przypadku wniosku CIP do jednej serii wniosków patentowych, co oznacza, że jest mniej patentów do obsługi i utrzymania dzięki opłatom za utrzymanie patentu.
Oszczędzaj pieniądze, zastrzegając sobie prawo do ochrony oryginalnych elementów projektu:
Zdarzają się sytuacje, gdy klient decyduje się na niestosowanie w udoskonalonym produkcie końcowym pewnych cech z pierwotnego zgłoszenia patentowego. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy konkurent nie może naruszyć roszczeń dotyczących oryginalnego projektu, ale może naruszyć roszczenia dotyczące nowego zastosowania ulepszonego produktu.
Wniosek CIP umożliwia klientowi zachowanie oryginalnych cech projektu we wniosku patentowym zamiast odrzucania pierwotnego zgłoszenia patentowego dla oryginalnego projektu. Dzięki temu klient może później wystąpić o ochronę patentową na oryginalne aspekty projektu, jeśli sobie tego życzy.
Jak już powiedziano, podstawową zaletą zastosowania częściowego jest oszczędność kosztów.
Wpisz nowy przedmiot:
Zgłoszenie CIP, w przeciwieństwie do wniosku o kontynuację patentu, umożliwia zgłaszającemu włączenie nowego przedmiotu w celu wsparcia krytycznych aspektów zastrzeżenia (zastrzeżeń) lub ulepszenia pierwotnego przedmiotu.
Wadą złożenia wniosku CIP w porównaniu z odrębnym, niezależnym zgłoszeniem jest to, że każdy patent powstały na podstawie wniosku CIP będzie miał okres obowiązywania określony na dzień złożenia wcześniej złożonego pierwotnego zgłoszenia patentowego. Data złożenia późniejszego wniosku CIP nie jest brana pod uwagę. W CIP okres patentowy jest, mówiąc najprościej, skrócony.
Aplikacja nadrzędna jest używana jako Wcześniejszy Rodzaj:
Fakt, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ujawnienia zawarte we wniosku macierzystym mogły zostać wykorzystane jako stan techniki w przypadku nowych roszczeń we wniosku CIP, jeśli między podmiotem macierzystym a wnioskiem CIP upłynie więcej niż rok, jest kolejnym powodem, dla którego wnioski CIP nie są lepsze od fabrycznie nowych niezależnych wniosków patentowych.
Roszczenia CIP mogą być ograniczone przez wniosek nadrzędny:
Innym problemem związanym z aplikacjami CIP jest to, że zazwyczaj wszelkie uzasadnienia i twierdzenia zawarte w aplikacji nadrzędnej będą wykorzystywane w ograniczony sposób do interpretacji języka roszczeń aplikacji CIP. To nie zawsze ma znaczenie. Tej możliwej wady można jednak uniknąć, składając drugie zgłoszenie patentowe.
Macierzyste zgłoszenia patentowe, z których wniosek patentowy CIP zapewnia pierwszeństwo, mogły zostać złożone przed początkiem obowiązywania ustawy America Invents Act (AIA) w połowie marca 2013 r. Zgłoszenie patentowe CIP, jeśli zostało złożone po połowie marca 2013 r., traci ten status, nawet jeśli rodzic został złożony przed AIA. Kontynuacja zgłoszenia patentowego dziedziczy datę pierwszeństwa zgłoszenia macierzystego i zachowuje status sprzed AIA, jeśli zgłoszenie nadrzędne było przed AIA.
Kolejnym powodem, dla którego należy unikać składania wniosku w ramach procedury CIP, jest fakt, że każdy patent powstały na podstawie wniosku w ramach procedury CIP będzie zazwyczaj podlegał tym samym argumentom, które przedstawiono w pierwotnym zgłoszeniu patentowym. W sprawie Trading Technologies przeciwko Open E Cry (30 sierpnia 2013 r., Fed. Cir.) przedmiotowy patent dotyczył oprogramowania handlowego, a mianowicie funkcji „statycznej”. Poprzez znaczną modyfikację specyfikacji i usunięcie słowa „statyczny” ze zbioru zastrzeżeń, właściciel patentu podjął próbę usunięcia ograniczenia „statycznego” z zastrzeżeń zawartych w zgłoszeniu CIP. Ponieważ patent macierzysty został przyznany wyłącznie na tej podstawie, sąd rejonowy stwierdził, że zastrzeżenia wynalazku powstałego na podstawie zgłoszenia CIP ograniczają się do cechy statycznej.
Choć nie ma idealnego rozwiązania, po dokładnej konsultacji ze swoim rzecznikiem patentowym możesz dokonać wyboru, który będzie dla Ciebie odpowiedni w danym momencie. Możesz złożyć nowy wniosek lub wniosek będący kontynuacją częściową, jeśli masz ulepszenie wynalazku, który został wcześniej ujawniony w złożonym zgłoszeniu.
Skonsultuj się z ekspertem – skontaktuj się z konsultantami TT, aby uzyskać skuteczne i godne zaufania strategie.
Nieustannie dostrzegamy wartość nowych technologii wdrażanych przez naszą wykwalifikowaną załogę kierowniczą z doświadczeniem przypominającym naszych profesjonalistów. Podobnie jak profesjonaliści z zakresu własności intelektualnej, których wspieramy, nasz głód rozwoju nigdy się nie kończy. IMPROWIZUJEMY, ADAPTUJEMY i WDRAŻAMY w sposób strategiczny.
Konsultanci TT oferuje szereg wydajnych, wysokiej jakości rozwiązań do zarządzania własnością intelektualną, począwszy od
i wiele więcej. Dostarczamy rozwiązania pod klucz zarówno kancelariom prawnym, jak i korporacjom wielu branż.
Skontaktuj się z nami
ODBLOKUJ MOC
Twojego Pomysły
Podnieś swoją wiedzę patentową
Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie
Poproś o oddzwonienie!
Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy
Poproś o oddzwonienie!
Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy
